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商標使用風險評估實務與技巧
發布時間: 2018/9/1

企業經?;嶙裳庋奈侍猓罕竟灸餛粲媚承碌納癱?,是否有侵權風險?商標注冊周期相對較長,在商標未注冊的情況下即投入使用,是很常見的,這個過程中最為重要的就是提前判斷和排除風險。要回答此類問題,大概需要做這樣幾件事情:第一,查詢企業擬使用的商標是否已被注冊;第二,如果已被注冊,判斷使用該商標侵權風險程度如何;第三,在有侵權風險的情況下,判斷是否有相關措施可以降低或規避侵權風險。筆者將詳細討論實務中應該如何處理這些問題。

一、做查詢,確定是否有在先申請注冊

查詢是判斷風險的基礎,這項工作是否準確和細致,將直接影響最終結論。

(一)確定查詢的類別和類似商品服務群組

要先了解擬使用商標準備使用在什么樣的業務上,然后結合這些具體的業務,對應到《類似商品和服務區分表》中的類別,以及具體的類似商品服務群組與項目。由于區分表與市場實際中的商品服務不完全一致,有的情況下某些業務在區分表中沒有對應項目,難以直接歸類到某一個群組去,這就需要結合業務特點,確定相關的一個或多個群組。比如“噴碼機”在區分表中找不到對應的項目,就需要結合其功能、用途分別歸類到第7類“印刷機器”所在的0705群組和第9類“打印機”所在的0901群組,并基于相關性程度確定以其中哪一個為主。在分析這些業務特點進行歸類時,建議主要看這些業務到底能夠給消費對象帶來什么樣的使用價值,以此作為歸類標準,否則標準越多,劃分越難。查詢則以具體的類似商品或服務群組為基礎,可以考慮將對應的群組作為重點查詢,其他相關聯的群組作補充查詢。

實務中常見的錯誤是要么走偏,要么不全。比如,只要涉及APP,不管是做外賣的APP還是打車APP,乃至做維修的APP,都把第90901軟件確定為核心。實際上,各行各業在經營過程中涉及到“互聯網+”的思路,都可能會使用APP作為工具, APP這種程序并非企業經營業務的本質,做外賣、打車、維修等等才是服務的本質。當然, APP作為經營過程中的重要“工具”,能夠在相當程度上改變傳統的業務開展方式并極大提升效率,與業務的相關性比較強,在評估過程中也需要一并考慮。

(二)查詢在先相同或近似商標

查詢以確定好的類似商品服務群組為基礎??梢韻茸魷嗤檠?,再做近似查詢。近似查詢除了查詢擬使用商標本身,還需要對其顯著部分進行查詢,如“恒大地產”的顯著部分是“恒大”,或者對其顯著部分進行拆分查詢,如“王者榮耀”拆分為“王者”和“榮耀”;或者對擬查詢商標加上行業慣用詞匯進行查詢,如“摩拜”加上“單車”查“摩拜單車”,具體視商標本身的情況而定。

由于現有注冊商標量很大,多數情況下都會有在先相同或近似商標(下稱“在先商標”),查到的結果應當列全。不能因為查到了一枚相同或明顯近似的商標,就將其確定為唯一障礙,而忽略其他的近似程度稍低的商標。比如,有些商標近似程度不高,但商品關聯性更強,甚至該注冊人發動維權的可能性更高等,帶來的風險也會更大。又比如,在更為近似的商標被排除后,這些近似程度稍低的商標可能就構成主要障礙。一些已駁回的商標也是有參考價值的,通過這些駁回商標,分析駁回原因,有助于更準確地判斷相關群組的主要在先商標是哪些。查到的在先商標比較多的,建議按照申請時間排序,而不是近似程度排序,這樣更方便對相關權利的先后做出判斷,因為商標權利沖突最關鍵的就是比較先后,看申請日早晚。

(三)核實商標的確切狀態

近似查詢只是基礎,進一步核實狀態會找出很多有價值的信息。如果查到的商標正在申請中,則需要進一步分析其注冊成功的可能性,駁回可能性高的一般不構成主要障礙(當然也存在提起復審等不可預測因素);駁回可能性低的則較可能構成難以解決的障礙。如果已經注冊,則核實和分析其權利的穩定性,比如是否可能會被撤銷或者無效。如果注冊已滿三年,則可考慮撤銷三年不使用的可行性。如果正在被異議、被無效宣告、被撤三或者有相關記錄,則要考慮商標是否存在除了申請人之外的其他利益訴求主體,這種情況下的潛在風險更需要警惕。注冊時間非常長的商標,則關注該商標是否有按時續展,甚至進一步了解其注冊人是否已注銷等等。

受限于目前公開數據的精確性,一些商標信息數據并不準確。比如公開數據顯示的商標注冊服務項目,可能是申請時指定的項目,而審查過程中被駁回的項目并沒能顯示出來,這會對風險判斷形成干擾。因此,商標流程中只要有“駁回或部分駁回”的記錄,就一定要通過查詢商標公告核實,確定實際核準注冊的項目。另外,需要謹慎地對待查詢工具所顯示的無效等信息,不確定的信息要通過不同查詢工具進行核實。

除了商標狀態信息之外,還可以進一步核實其他有價值的參考信息。比如注冊人名下商標數量是多還是少,查到的近似商標屬于注冊人的核心類別還是非核心類別,是重要商標還是非重要商標,注冊意圖是用于使用、出售、防御,還是儲備等。不同情形下的風險程度以及對應策略都會有差別。

(四)影響風險判斷的其他信息

核實商標注冊人及經營信息。比如通過企業信用網站等核實注冊人是否有被注銷或吊銷的情況,是否有經營在先商標所涉業務的資質,是否具備使用在先商標的條件。公司規模大小及產品情況如何,是否生產經營在先商標所指定商品等。核實與商標注冊人及關聯企業所處的地域范圍是否相近。通過網絡查詢商標的使用信息,是否涉及在先商標的使用,具體使用在什么產品上,與企業擬使用業務的關聯性如何。此外,還可以關注商標注冊人是否發起過侵權訴訟,或者行業內是否侵權訴訟多發等。

二、做判斷,評估侵權風險有多高

風險判斷除了考慮商標本身的近似程度和商品關聯程度之外,還需要結合多方面因素進行綜合考量。

(一)近似判斷的尺度

一般來說,商標相同或近似程度高的,風險會比較高。不過需要注意的是,商標使用風險評估中的商標近似判斷與商標注冊審查過程中的判斷尺度有差異,大體來說是前者的尺度更松,后者的尺度更緊。因為注冊審查過程中主要是對商標標識本身做出對比判斷,而商標使用侵權判斷中的近似判斷涉及到多方面的市場因素,影響到混淆可能性的最終結論。實務中常有不區分差異,一律從標識近似角度直接得出侵權結論的情況。

(二)商品關聯性的影響

商品關聯性越強,侵權風險越高。道理很簡單,但是查詢和評估過程中經常容易忽視這方面問題,比如侵權判斷時并沒有充分考慮到與在先商標指定商品的相關性,不加區分地只對標識近似程度做判斷。具體表現在,不分商品到底是完全相同還是按照區分表類似,甚至出現上文提到的對商品信息核實不夠準確,在某些關鍵群組商品已經被駁回的情況下仍認為風險較高。如果商品按照區分表相同,判斷時需要更加謹慎。另外商標侵權案件中的商品類似判斷,存在個案認定的問題,會有一些主觀判斷的因素,需要結合商品本身的關聯程度以及在先案例進行綜合評估。參考在先案例時需要注意個案差異。

(三)在先商標的顯著性

商標的固有顯著性會影響到侵權判斷。如果查到的在先商標屬于行業內的通用詞匯,或者對商品原料、成分、功能、用途、型號等特點存在描述性,則顯著性相對弱,被判為侵權的可能性相對稍低;如果在先商標不屬于日常生活中的固定搭配,而是由注冊人臆造而成,則顯著性程度更高,使用侵權風險會相對更高。

(四)在先商標使用情況

查到的在先商標如果已經使用,則意味著對其注冊人的價值會更大,重視程度更高,維權的可能性也就大一些,并且排除這些在先商標的可能性也就越小。而如果在先商標沒有使用的,或者沒有使用可能的,則發生侵權訴訟的可能性相對稍低,或者被判為侵權的可能性相對稍低,或者賠償額會相對更低。如果商標已大量使用且擁有較高的知名度,被判為侵權的可能性會更大,且賠償額會更高,這種情況下需要盡量避免發生沖突。

(五)主觀因素的考量

企業使用商標的意圖以及使用效果方面是否存在攀附他人商譽的可能性,也是判斷侵權風險過程中需要考慮的。盡管主觀意圖并非侵權判斷的構成要件,但存在攀附惡意的,導致混淆的可能性會相對更高,可能會成為判斷侵權的參考因素。另外,主觀因素及表現出來的攀附效果是確定賠償額的重要因素,非善意使用與他人相同或近似商標的,賠償額往往會更高。有鑒于此,如果企業確實存在非善意傾向,則需要明確提示風險和后果,能更換的要更換,能修改的則修改。

(六)使用產品特點

商標使用產品特點決定了消費者的識別能力和注意力程度,與混淆可能性密切相關,會影響到侵權判斷。如果是價格昂貴的大宗商品,消費者的注意力程度更高,識別能力更強,更難以發生混淆,汽車品牌本田“//www.zjta.cn/d/file/shiwuzhinan/shangbiaozhishipingtai/2017-12-12/0de13d2e192f29ec30c425fc6d7927f9.jpg”與現代“ //www.zjta.cn/d/file/shiwuzhinan/shangbiaozhishipingtai/2017-12-12/a7a2c5cc363001e9b554474eb3a83f6c.jpg"共存于市場就是例證,也確實不太會出現消費者錯將本田汽車買成現代汽車的情況,或者想買“奧迪”結果買回了“奧拓”的情況。而產品若為價格相對低廉的快消品,消費者的注意力程度更低,識別能力也相對稍弱,更容易發生混淆,比如買方便面時誤將“康師傅”買成“康帥博”,買洗衣服時又將“雕牌”買成“周住牌”,這些情況比比皆是。

(七)商標使用周期及流通范圍

如果擬投入的產品是短期的,則考慮相應期間內的風險,比如某一款互聯網產品在研發時就預估了生命周期,這個周期可能會短于商標注冊所花時間。有些商品是時令性的,比如粽子重點突擊端午節前的市場,月餅僅在中秋前熱銷,啤酒的銷售旺季在夏季等,則需要重點考慮關鍵時間節點的被訴風險以及發生行為保全的可能,銷售旺季發生訴訟禁令影響是非常大的。如果流通范圍僅在某個區域,則主要考慮此區域內的風險,如白酒行業經?;嶙鲆恍┦〖肚蚧螄鄞笄畝ㄖ蘋?,侵權風險判斷的重點則在該區域內的工商執法特點及訴訟狀況。有些產品是小批量的,比如作為贈品在某次促銷活動中使用,有些產品則是為某特定的大企業或團體內部定制而并不在市場流通,這種情況下風險判斷的尺度可以適當放寬。如果產品需要在網店上銷售,則考慮到平臺處理投訴的特點,比如有些平臺處理投訴時對商品注冊類別的區分不是太細致,只要有注冊證,產品就會有下架的風險,這種情況下的風險判斷就需要擴大類別范圍。

(八)合理的抗辯理由

比較常見的,考慮是否存在敘述性合理使用的抗辯空間,比如標志本身構成對產品的通用名稱、圖形、型號、質量、原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的直接描述,甚至是對產地地名的客觀表述,按照法律規定,屬于這些情形的,注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用??悸竊諳壬癱曄欠裼辛瓴皇褂們樾味梢圓揮枧獬サ目貢?,當然,即便是判決不予賠償,被判停止使用影響也是比較大的。

(九)發生糾紛的可能性

除了評估理論上的侵權風險,還要考慮實際發生糾紛的可能性。如果在先商標對其注冊人的重要程度高,比如在先商標是注冊人在主營業務上的核心商標,則發生糾紛的可能性相對更高;如果是注冊人出于防御目的而注冊,則發生糾紛的可能性相對更低。與在先商標注冊人及關聯企業所處的地域范圍相近的,發生糾紛的可能性相對更大,相距很遠的則可能性相對更小,當然地域性因素對糾紛可能性的影響,在依賴于固定住所的傳統服務業會明顯些,在流通產品方面影響不那么明顯。如果注冊人的目的在于出售,則較可能通過發函甚至訴訟的方式索取轉讓費、許可費或賠償金。在先商標注冊人曾有過發起工商投訴、侵權訴訟等記錄的,或者行業內商標權糾紛多發的,則需要重點注意實際發生糾紛的可能。

三、提建議,告訴企業到底怎么做

(一)給出明確的侵權風險程度

經過查詢和評估,侵權風險程度一定要明確出來,為企業做決策提供有效參考。對于風險比較高的情形,比如相同商品上存在相同商標的“雙相同”情形,在先商標權利穩定且大量使用的情形等,一般建議企業不要使用。如果風險相對可控,則考慮給出降低或規避風險的建議和具體措施。

(二)如何降低或規避侵權風險

考慮對擬使用商標進行修改,比如增加或者減少文字,增強與在先商標的區分(需要注意增減之后再做查詢)。將擬使用的商標在設計上進行縮小處理,降低在整個包裝上的視覺面積占比;或者將擬使用的商標進行變形化設計或模糊化設計,降低在這個包裝上的視覺沖擊力,這些方式不足以規避侵權風險,但是可以在一定程度上降低混淆可能性,能夠降低一些侵權風險或者賠償金額。將擬使用的標志與企業已有的注冊商標組合在一起使用,與在先的商標形成一定的差異。這個過程中要用好潛在的抗辯理由。比如,若有敘述性合理使用的抗辯可能性,則在標志設計方面進一步強化這種效果,在白酒包裝上使用“紅花瓷”的,在已經存在“紅花瓷”注冊商標的情況下,修改為“紅花瓷包裝”“紅花瓷裝”使用,當然這種描述要客觀合理,比如包裝瓶確實是紅花瓷風格。如果是做牙膏牙刷產品,確定消費對象為男士的,在已有“男士”注冊商標的情況下,則考慮使用成“男士專用”“男士專款”。若在先商標存在連續三年不使用可提出不予賠償抗辯的,可以作為判斷風險程度的參考,但也要明確,這一理由不足以規避被判侵權的風險——若侵權成立,即便是不賠償,判令停止使用的影響也是很大的。

(三)必要時“釜底抽薪”

如果查到的在先商標已經注冊滿三年且沒有使用記錄,可以考慮提起撤銷三年不使用申請。如果涉及缺乏顯著性等違反注冊事由的情況,可以提起無效宣告。如果已經成為通用名稱,可以考慮提起撤銷通用名稱申請,當然撤銷通用名稱的舉證難度或比無效宣告難度大,這種情況還是優選無效宣告。如果能夠支出合理費用購買在先商標的,則有助于從根本上解決問題,這是非常值得考慮的方向。

(四)自身確權很重要

如果經過評估擬使用商標有注冊成功的機會,則應盡早遞交申請注冊。申請注冊涉及到對在先商標的撤三、無效宣告或者撤銷通用名稱的,則需要銜接好時間。如果擬使用商標通過注冊審查比較困難的,則需要做一些修改進行申
請。成功注冊是有效排除侵權風險的重要方式,但如果注冊不成功,駁回記錄可能會增加一些被判侵權的風險,這是需要謹慎權衡的。

四、必要的補充說明

筆者討論的是評估商標侵權風險的一般思路,具體做法并不是絕對的,要結合實際情況來把握。實務中的相關因素更加復雜多變,給出一個最終結論往往有困難,這個過程中的責任心和經驗極為重要。需要核實的基礎信息是多方面的和繁雜的,工作量非常大,沒有足夠的責任心很難做到位,而侵權風險涉及到多方因素,涉及到對大量信息的整合與判斷,以及對司法判例的大量積累與動態跟進,需要有足夠的經驗積累和知識更新。

商標風險評估工作中最讓人為難的是如何平衡法律風險與商業需求之間的矛盾關系。一方面,很多時候理論上的侵權風險是客觀存在的,并且作為一名法律工作者,思維方式往往比較嚴謹甚至保守;另一方面,企業做風險排查的初衷并不在于斃掉一個又一個其所青睞的商標名,而是盡量在風險可控的情況下使用其認為商業價值較高的商標。這個過程中,筆者認為,首先需要將法律風險明確提出來,這是我們做侵權風險評估的基本職責所在,然后在此基礎上考慮降低甚至規避風險的可能性及方法,切勿本末倒置,給商標使用帶來侵權隱患。

企業在啟用一個新品牌、使用一款新包裝過程中,僅僅按照上述方式評估商標侵權風險還不夠,還需要排除其他法律風險。比如反不正當競爭法中“知名商品特有名稱、包裝、裝潢”條款的風險;廣告法中極限用語、虛假宣傳等違法風險;著作權法中侵權美術作品的風險,甚至還有商標法里違反禁用條款的問題,以及品牌被淡化、被通用化的風險。只有充分考慮到多方面的因素,才能給出一個最終答案,企業才能做出一個相對最優的選擇。限于篇幅,這些內容筆者將另行撰文討論。

來源:《中華商標》雜志  作者:楊靜安

 
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